¿Es posible registrar las marcas a nombre de 2 o mas personas?, es la pregunta frecuente de los clientes al momento de solicitar asesoría en tema de marcas.

La respuesta es SÍ, si pueden dos personas ser cotitulares y tener la propiedad en el registro de una marca.

La cotitularidad puede darse:

• Al momento de solicitar el registro de la marca ante el IMPI, se llena un formato especial en el cual se designa a las personas que de común acuerdo solicitan el registro de una marca y además es necesario cumplir con los requisitos especiales como presentar un convenio de uso de marca, en el cual se determinen los derechos y obligaciones en cuanto al uso de dicha marca, por ejemplo, si serán propietarios de un 50% cada uno, o bien, en el porcentaje que de común acuerdo decidan, al momento de que el IMPI emita el título del registro de la marca, en caso de ser autorizada, el nombre de las personas cotitulares aparece en el título del registro de la marca;

  El Artículo 116 de la Ley de la Propiedad Industrial establece con relación a este supuesto, lo siguiente “en caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes”.

• Mediante cesión de derechos del titular de la marca registrada, en cualquier momento posterior a la emisión del título por parte del IMPI, en este caso, para solicitar el registro del nombre del nuevo cotitular, debe realizarse el trámite de cesión de derechos ante el IMPI, completando el formato correspondiente y presentando copia del contrato de cesión de derechos.

  El Artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial menciona lo siguiente: “Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de transferencias de la titularidad de dos o más solicitudes en trámite o de dos o más marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados.”

Como puede observarse, en ambos casos, la libertad contractual es respetada por parte del IMPI, según lo establecido en los contratos presentados por los cotitulares de la solicitud de registro de marca o la transmisión posterior de marca registrada.

Gabriela Martínez, Abogada Corporativa
Abril 2020